作者：

孫寶海 合伙人、資深專利代理人、國內機電外觀代理部經(jīng)理

劉文潔 專利代理人

創(chuàng)造性是申請專利的發(fā)明被授予專利權的必要條件，是實質審查的審查重點。理想狀況是發(fā)明的創(chuàng)造性具有客觀的判斷標準；在代理實務中，創(chuàng)造性的判斷不可避免地涉及主觀因素，代理人是否能夠準確抓住發(fā)明點，有針對性、有重點地答復審查意見，對能否說服審查員、案件最終能否獲得授權有著很大影響。

發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步。突出的實質性特點，是指對所屬技術領域人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的。說起非顯而易見性的判斷標準,不得不提到著名的“三步法”。

《專利審查指南》給出了通過“三步法”判斷非顯而易見性的具體步驟：①確定最接近的現(xiàn)有技術；②確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；③判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

代理人在收到創(chuàng)造性審查意見后，一般會發(fā)現(xiàn)審查員按照“三步法”的邏輯來評述權利要求的創(chuàng)造性，至少在形式上如此。但是，代理人如果嘗試在“三步法”框架下答復創(chuàng)造性審查意見時卻常常遇到困難，這是因為：不少審查員選擇最接近的現(xiàn)有技術并通過比對確定區(qū)別技術特征之后，根據(jù)區(qū)別技術特征的作用和功能來反推實際要解決的技術問題，這樣就容易傾向于將區(qū)別技術特征簡單認定為公知常識、常用技術手段、存在技術啟示，最后得到不具備創(chuàng)造性的結論。這種“三步法”的創(chuàng)造性評述邏輯本質上的“反推”邏輯，即,審查員假設“所屬技術領域的技術人員”已經(jīng)知曉所要解決的技術問題，并且掌握解決該問題的技術手段，來判斷要求保護的發(fā)明是否顯而易見，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性。這種情況下，如果代理人囿于“三步法”的框架束縛，糾纏于審查員確定的某一區(qū)別技術特征是否屬于公知常識或常用手段而與審查員爭執(zhí)，常常是申請人和審查員各執(zhí)一詞，其結果往往是在代理人無法說服審查員，進而收到駁回通知書。

那么，代理人在答復創(chuàng)造性審查意見時，如何在熟練掌握“三步法”的基礎上，跳出“三步法”的邏輯，從整體上評價發(fā)明的創(chuàng)造性呢？

答復思路

當收到審查意見時，代理人首先應當仔細研究審查意見、申請文件說明書和對比文件，從整體上把握本發(fā)明和對比文件中技術方案的異同，參考審查員指定的最接近的現(xiàn)有技術，來重新確定本發(fā)明的發(fā)明點。

基于最接近的現(xiàn)有技術重新確定發(fā)明點的過程與新申請撰寫過程中確定發(fā)明點的過程相似，即，首先，基于最接近的現(xiàn)有技術確定區(qū)別技術特征，其次，分析各區(qū)別特征之間的相互關系及其所起作用，確立主要改進點以及與主要改進點相配合或適應的改變的特征，確定發(fā)明三要素，即技術問題、技術方案和技術效果之間的對應關系，最后確定發(fā)明點。

在重新確定發(fā)明點的過程中，要充分重視和深入挖掘原說明書中記載的發(fā)明點。因為發(fā)明人對本領域的技術理解比較深入，發(fā)明人原先指出的發(fā)明點往往是本發(fā)明最容易與現(xiàn)有技術相區(qū)分的地方，容易找出答復突破口。

重新確定的發(fā)明點可分為幾種情況：（a）重新確定的發(fā)明點與原發(fā)明點相同；（b）重新確定的發(fā)明點是原發(fā)明的子發(fā)明點；（c）完全不同。在后兩者的情況下，需要確認與重新確定的發(fā)明點相關聯(lián)的技術特征是否已包括在權利要求中，如未包含，則修改權利要求使其體現(xiàn)在文字上。需要避免的是，在意見陳述中洋洋灑灑說了很多本發(fā)明和對比文件的不同，但爭辯點卻僅記載在說明書中，未體現(xiàn)在權利要求書中，這樣的爭辯自然不會被審查員所接受。

為了有針對性、有說服力地與審查員進行高效的溝通，代理人如果能夠從審查員的角度出發(fā)，客觀地推導出審查意見中存在的矛盾和邏輯錯誤，則說服力更強，更容易被審查員理解和接受。

下面參照一個具體案例，說明如何按照上述答復思路答復審查意見。

例：一項發(fā)明專利申請涉及移動通信領域相鄰小區(qū)（NCell）的同步信道（SCH）監(jiān)聽。其背景技術是：移動終端（MS）在小區(qū)間的切換需要持續(xù)監(jiān)聽相鄰小區(qū)的同步信道，現(xiàn)有技術中每26個TDMA幀里有一個空閑幀，MS利用該空閑幀讀取NCell的載頻，讀取一個NCell的載頻占用一個空閑幀。當需要讀取的NCell很多時，MS可能無法在規(guī)定的時間內完成讀取所有NCell的載頻，從而影響切換成功率。

針對現(xiàn)有技術中存在的上述問題，該發(fā)明提供了這樣一種解決方案：

“1. 一種同步信道（SCH）監(jiān)聽方法，其特征在于，包括：

在一個時分多址幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號；

對讀取的兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號進行解調?！?

在審查意見通知書中審查員引用了一篇對比文件，該對比文件為了解決現(xiàn)有技術中只能在每個SCH幀的第一時隙（時隙0）讀取SCH位模式的問題,在SCH幀的每個時隙中都包括SCH位模式，可以在SCH幀的任意一個時隙上讀取SCH位模式。從上面的描述可以看到，對比文件可以在一幀中的任一時隙讀取SCH位模式，而不是在同一幀的兩個以上時隙讀取兩個以上SCH位模式，并且對比文件也沒有公開讀取的是相鄰小區(qū)的SCH位模式。

審查員認為對比文件中讀取SCH位模式相當于本發(fā)明權利要求中的讀取相鄰小區(qū)的SCH信號，在一個或多個幀的每個時隙上具有SCH位模式相當于在一個或多個幀的兩個以上時隙上讀取SCH信號；對比文件和本發(fā)明的權利要求的區(qū)別為：在一個TDMA幀上讀取SCH信號?；谠搮^(qū)別技術特征確定發(fā)明實際解決的技術問題是：提高通信質量；而在TDMA幀讀取SCH信號是本領域的公知常識，因此，權利要求不具有創(chuàng)造性。

根據(jù)上文所述的答復思路，首先，基于最接近的現(xiàn)有技術確定區(qū)別技術特征，其次，分析各區(qū)別特征之間的相互關系及其所起作用，確立主要改進點以及發(fā)明三要素，即技術問題、技術方案和技術效果之間的對應關系，最后確定發(fā)明點。

通過技術方案的整體考慮，對比文件沒有公開：在一個時分多址幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號，對應解決的技術問題是：提高SCH信號讀取效率，獲得的技術效果是：加速NCellSCH信道的讀取，提高讀取NCell SCH的效率。在該案例中，重新確定的發(fā)明點與原發(fā)明點相同，因此無需修改權利要求。

以重新確定的發(fā)明點為基準，回過頭來判斷審查意見中的特征比對是否準確。比文件中的“SCH位模式”和本發(fā)明中的“SCH信號”在技術方案中所起的作用相同，屬于對同一事物的不同表述，該特征比對正確。然而，審查員認為對比文件中在一個或多個幀的每個時隙中都包括SCH位模式從而使得可以在一個幀的任意一個時隙上讀取SCH位模式相當于在一個或多個幀的兩個以上時隙上讀取SCH信號，從而使得權利要求1中的在一個幀上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號顯而易見，卻值得商榷。實際上對比文件并未公開上述區(qū)別技術特征。因此，從這一點來看，審查員確定的區(qū)別技術特征不準確，基于此確定的本發(fā)明實際解決的技術問題也不準確。

確定了審查意見中“三步法”判斷中存在的問題后，進一步分析審查意見的推理邏輯，確定答復的突破口。通過分析，審查員的內在邏輯很可能是：即使對比文件未公開在同一個幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號，但是，在對比文件已經(jīng)公開可以在一個幀的任意一個時隙上讀取SCH信號，在此技術啟示下，容易想到可以在一個幀的多個時隙上讀取多個相鄰小區(qū)的SCH信號。

在上述分析的基礎上，在答復中，重點指出審查意見中確定的區(qū)別技術特征不準確，并強調現(xiàn)有技術中都是一幀只能讀取一個時隙的SCH信號，即使在對比文件1中，雖然任意一個時隙都可能被讀取，但一幀也只能讀取一個時隙的SCH信號，而且同一幀的每個時隙上都是同一小區(qū)的SCH信號，因此，“在一個時分多址幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號”既沒有被對比文件公開，也不是本領域的公知常識。該申請經(jīng)過審查意見答復，最后獲得了授權。

由于創(chuàng)造性判斷涉及主觀因素，歷來是專利代理人學習和培訓的難點和重點。代理人在熟練掌握“三步法”的規(guī)定和要求基礎上，更應掌握基于整體技術方案判斷創(chuàng)造性的邏輯思維方法，這樣才是真正符合《專利法》和《專利審查指南》的規(guī)定和精神。