作者：蔣姝泓 專利代理人

《專利法》第二十九條規(guī)定，申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

該條款可以將優(yōu)先權(quán)分為國際優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)，針對大部分國內(nèi)申請人而言，充分利用本國優(yōu)先權(quán)制度，可以給申請人帶來極大的便利和優(yōu)勢。以下筆者對可以使用優(yōu)先權(quán)的主要情況進行簡要介紹。

01發(fā)明專利和實用新型專利類型的轉(zhuǎn)換

按照《專利法實施細則》第三十二條的規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發(fā)明專利申請。因此，可以通過優(yōu)先權(quán)制度對在先申請的類型進行轉(zhuǎn)換。

例如，申請人在先申請案件A保護的是一種方法，但由于遞交失誤，導(dǎo)致遞交成實用新型專利。按照實用新型專利的保護客體，案件A會被駁回。此時，申請人可以在A申請后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請A的優(yōu)先權(quán)，從而避免技術(shù)方案被浪費。

再如，申請人在先申請案件A保護的是一種設(shè)備，申請的類型是發(fā)明專利。但是經(jīng)過后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設(shè)備很多技術(shù)特征已經(jīng)被公開，創(chuàng)造性不足，授權(quán)風(fēng)險較大，但是還是具備新穎性。此時，申請人可以在A申請后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請B，類型是實用新型，要求在先申請A的優(yōu)先權(quán)，從而取得實用新型專利權(quán)，避免技術(shù)方案被浪費。

02對權(quán)利要求進行重新布局和調(diào)整

按照審查指南的規(guī)定，在后申請的權(quán)利要求是否符合優(yōu)先權(quán)，即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。因此，原則上，只要在先申請的說明書和權(quán)利要求書有記載的內(nèi)容，都可以在在后申請的權(quán)利要求中進行重新的布局。

比如，申請人在先申請一個案件A，涉及一種新材料。在A的權(quán)利要求書中，只保護了該新材料的組分及其比例，并未將其制備方法也寫入權(quán)利要求中，但是在說明書中有詳細的記載。在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，申請人發(fā)現(xiàn)該新材料的制備方法也是需要保護的。此時，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，將制備方法也寫入權(quán)利要求書中，就可以達到將制備方法也進行保護的目的。

再如，申請人在先申請一個案件A，由于時間倉促，權(quán)利要求的技術(shù)方案中包括了很多非必要技術(shù)特征，使得保護范圍很小。此時，可以以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，可以對獨權(quán)中的非必要技術(shù)特征進行刪減，以增加保護范圍。

03對文件進行修改和調(diào)整

如果在先申請中，技術(shù)方案記載的很詳細清楚，但是撰寫上有很多形式問題，也可以通過優(yōu)先權(quán)進行調(diào)整和修改，彌補早期申請產(chǎn)生的缺陷。比如，申請人在先申請一個案件A時，發(fā)現(xiàn)說明書中的多個實施例布局不合理，時序或者步驟之間有點混亂。申請人可以在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請B中，對實施例進行調(diào)整，以便更好得支持權(quán)利要求書的技術(shù)方案。再如，申請人在先申請一個案件A時，權(quán)利要求撰寫范圍較寬，而實施例撰寫數(shù)量的較少，如果申請人在在先申請日后12個月的研發(fā)過程中又發(fā)現(xiàn)了更多的實施方式，則可以通過要求優(yōu)先權(quán)的方式將新的實施方式補充到首次申請的說明書中，以更加充分支持權(quán)利要求書的保護范圍。需要注意的是，對文件進行修改和調(diào)整不應(yīng)當(dāng)超過原權(quán)利要求書和說明書范圍。若超出則超出部分不能享受優(yōu)先權(quán)。

04將符合單一性的多個案件合并到一個案件

在符合單一性要求的條件下，申請人可以通過要求本國優(yōu)先權(quán)，將若干在先申請合并到一份在后申請中，從而減少以后需要繳納的專利官費，達到節(jié)約開支的目的。例如，申請人在同一個發(fā)明構(gòu)思下，為了提高申報數(shù)量，先后申請了三個案子A、B和C分別保護的是某產(chǎn)品的配方、制備方法及其使用方法。如果這三個案件后期陸續(xù)提實質(zhì)審查或是授權(quán)，則需要繳納三份實質(zhì)審查費和三份年費。

后期不考慮專利數(shù)量的情況下，為了節(jié)約成本，申請人可以在A、B和C申請的一年內(nèi)，以與A、B和C相同主題提出一個案件D，分別向A、B和C提出本國優(yōu)先權(quán)請求，則A、B和C會被視為撤回，只保留一件申請D，后續(xù)的審查或授權(quán)只需要維護一個案件的費用即可。

05延長專利保護期

按照專利法的第四十二條規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為十年，均自申請日起計算。另外，專利法第十三條規(guī)定：發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用。本條確定了我國專利法的臨時保護制度。

例如，申請人在先申請一個發(fā)明案件A，申請日為2016年4月1日，公開日為2016年8月1日。那么如果該案授權(quán)，則A的保護期為2016年4月1日到2036年3月31日。如果申請人在2017年3月31日，以與A相同主題提交一個案件B，要求案件A的優(yōu)先權(quán)，則案件B授權(quán)之后，保護期為2017年3月31日到2037年3月30日，同時，在案件A的公開日2016年8月1日至案件B的申請日2017年3月31日之間的8個月內(nèi)，由于案件A處于以申請公開狀態(tài)，可以獲得臨時保護，因此，該技術(shù)方案的保護期不僅延長了8個月還延長至2037年，給申請人帶來了額外的收益。

06挽回視為撤回的專利申請

申請人想挽救視為撤回的專利申請，又不想通過高額的恢復(fù)費挽救，可以通過優(yōu)先權(quán)要求。

比如，申請人申請了一個實用新型專利A，由于沒有及時繳費，該案件被視為撤回。如果申請人還想保留該案件，如果請求權(quán)利進行恢復(fù)的話，按照目前的規(guī)費，需要繳納1000元，而如果在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，以與A相同主題提出新申請B，要求A的優(yōu)先權(quán)，則只需要繳納申請費和優(yōu)先權(quán)要求費，符合減免條件的話，申請費只需75元，優(yōu)先權(quán)要求費一項80元，對于要求項數(shù)少的申請，如此操作可大大降低成本。

再如，如果在先申請A由于沒有及時繳費被視為撤回，且已經(jīng)過了恢復(fù)期無法恢復(fù)，則可以通過要求優(yōu)先權(quán)的形式挽回該申請。

07補充實驗數(shù)據(jù)

優(yōu)先權(quán)的12個月給予申請人充分完善該技術(shù)方案的時間，這對化學(xué)和醫(yī)藥等需要實驗數(shù)據(jù)來支持其專利性的技術(shù)領(lǐng)域尤為重要?，F(xiàn)實中，如果按部就班地研究到最后再申請專利，該主題可能早已被他人搶先申請而使自己失去了獲得授權(quán)的機會。而實驗數(shù)據(jù)往往難以通過修改在先申請進行補充，因此申請人如能利用本國優(yōu)先權(quán)制度提出不含效果試驗的在先申請，并保證在12個月內(nèi)提交公開充分的在后申請，則可最大程度的搶占申請先機。例如，申請人在先申請案件A保護的是一種化學(xué)產(chǎn)品及其制備方法，案件A里記載了該產(chǎn)品的光敏特性得到了改善，但是沒有實驗數(shù)據(jù)證實。效果實驗完成后，則可以通過要求優(yōu)先權(quán)的方式將效果實驗補充到首次申請的說明書中，確保申請文件完整以通過審查。

需要注意的是，實驗數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是由記載在在先案件A中的技術(shù)手段客觀決定的，即在技術(shù)手段的結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化的情況下，其功能不變，案件B中補充的實驗數(shù)據(jù)僅是對該特定功能的進一步驗證，例如上述案例中的效果實驗數(shù)據(jù)。如果在先案件A中因為缺乏某些實驗數(shù)據(jù)而導(dǎo)致說明書公開不充分，則案件A難以作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。因此，實驗數(shù)據(jù)是否能通過要求優(yōu)先權(quán)的方式補充應(yīng)當(dāng)慎重判斷。

以上對可以適用本國優(yōu)先權(quán)制度的七種常見情況進行了簡要介紹，當(dāng)然還有其他適用情形有待繼續(xù)總結(jié)。無論代理人還是申請人，如果對優(yōu)先權(quán)的制度操作得當(dāng)，將對專利的申請、布局以及戰(zhàn)略制定帶來靈活的操作空間。