作者：傅雷 專利代理人

近年來，在社會和技術(shù)指數(shù)級進(jìn)步的推動下，隨著中國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，越來越多的國內(nèi)公司和個人把目光投向海外市場。德國作為一個高度發(fā)達(dá)的資本主義國家、歐洲經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊、“工業(yè)4.0” 概念最早推出者，其社會保障制度完善，國民具有極高的生活水平和法律意識。因此，在德國申請專利具有成本高效的官方工作質(zhì)量和高質(zhì)量的司法維權(quán)的優(yōu)點(diǎn)。如果想把德國作為目標(biāo)國家，不僅要研究德國專利法還應(yīng)當(dāng)對德國的專利實(shí)踐有所了解。以下筆者就結(jié)合德國專利法的相關(guān)規(guī)定，簡要介紹德國專利實(shí)踐的基本特點(diǎn)，著重指出在德國專利實(shí)踐中需要注意的一些問題。

德國專利商標(biāo)局（DPMA）關(guān)于專利事務(wù)的審查指南

德國的《專利審查指南》(Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen) (https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf)的上一次更新是在2005年9月，此后一直未更新。此外，德國的《專利審查指南》篇幅簡短，僅有二十幾頁。因此，德國的《專利審查指南》在實(shí)踐中不如歐專局的《指南》那樣突出和詳細(xì)。而且，德國審查員在審查意見通知書中不會明確提及德國的《專利審查指南》，但其確實(shí)反映DPMA的內(nèi)部程序。

這與中國的《專利審查指南》大不相同。中國的《專利審查指南》不僅更新較頻繁，而且在實(shí)踐中也非常突出、其中的規(guī)定也非常詳細(xì)。而且，中國審查員在審查意見通知書中會經(jīng)常明確提及中國的《專利審查指南》。在內(nèi)容上像中國的《專利審查指南》那樣詳細(xì)地解釋德國專利法的書籍通常是德國學(xué)者的著作，例如德國著名專利法學(xué)家、德國慕尼黑工業(yè)大學(xué)教授RodolfKrasser撰寫的《專利法(第6版):德國專利和實(shí)用新型法、歐洲和國際專利法》（http://product.dangdang.com/23996832.html）。需要注意的是，RodolfKrasser教授撰寫的《專利法(第6版):德國專利和實(shí)用新型法、歐洲和國際專利法》的德文原版在2009年出版，但該書的中文翻譯版在2016年才出版，期間德國專利制度發(fā)生了一些變化，盡管如此，該書仍不失為研究和學(xué)習(xí)德國專利制度的經(jīng)典之作。

德國的《專利審查指南》的結(jié)構(gòu)主要包括：對申請的要求；關(guān)于明顯缺陷方面的審查；審查程序；申請的特殊程序和主題；對源于以前的德意志民主共和國的專利和專利申請的審查的補(bǔ)充規(guī)定。德國的《專利審查指南》的公布旨在通知申請人有關(guān)審查員的審查實(shí)踐，其中，對申請的要求、關(guān)于明顯缺陷方面的審查類似于中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）的初審部門所作的工作，這主要包括：申請日、最低要求（德國專利法第34、35條）；關(guān)于明顯缺陷方面的審查（德國專利法第42條）；形式缺陷；發(fā)明人的指定；申請費(fèi)；專利權(quán)利要求書的缺陷和說明書的缺陷等。如果有關(guān)“申請日、最低要求”中有項目未用德語撰寫，那么根據(jù)申請日來要求必須在規(guī)定期限內(nèi)收到德語翻譯（自提交日起3個月/自優(yōu)先權(quán)日起15個月），否則，申請被視為未提交（視撤），而且翻譯必須被認(rèn)證（例如由德國專利代理公司認(rèn)證）。也就是說，“最低要求”是確定申請日的基礎(chǔ)，即使由于未滿足“最低要求”導(dǎo)致首次德國申請被視為未提交（視撤），以后也是可以要求優(yōu)先權(quán)（任何情況下的視撤都有優(yōu)先權(quán)）。由德國專利代理人提交的德語翻譯被自動視為該德語翻譯已被認(rèn)證，為了吸引歐洲申請人首次在德國申請專利，DPMA接收英文而且DPMA能處理英文，這算是對英文的優(yōu)惠。德國的《專利審查指南》規(guī)定，關(guān)于明顯缺陷方面的審查結(jié)論性決定（申請被駁回或?qū)彶閱T的異議終止）必須在自提交起4個月內(nèi)被發(fā)出！

就德國申請的審查過程而言，通常，以收到申請人各自請求審查的次序來處理申請，以及以收到申請人對審查意見通知書的答復(fù)次序來處理答復(fù)。在審查程序中，德國有請求加快處理的程序。如果通常預(yù)期的程序時間似乎可能致使請求人相當(dāng)大的不利（在實(shí)踐中：例如存在/正在發(fā)生專利侵權(quán)），那么提交請求加快處理的此類案件，優(yōu)先級就會提升。在不繳費(fèi)的情況下，如果有合理的理由，德國專利代理人也可與審查員溝通請求加快處理，但德國專利代理人并無權(quán)要求審查員加快處理。在實(shí)踐中，如果申請人有合理的理由，那么可以請德國專利代理人與審查員溝通請求加快處理，或提交PPH。

申請人可以請求提前公開申請人的申請文件，確保其內(nèi)容盡早變成德國專利法第3.1條所規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)，這樣就可以用該申請文件對其他專利申請既評論新穎性又評論創(chuàng)造性。請求提前公開并無官方費(fèi)用，但德國專利代理公司通常會收取代理費(fèi)。申請人要注意的是，如果12個月的優(yōu)先權(quán)即將到期的話，請求提前公開的意義就不大了，因為12個月（優(yōu)先權(quán)到期）加4個月（“初審”時間）等于16個月，而即使不請求提前公開的話自優(yōu)先權(quán)日起18個月申請文件也必須被公開。

如果申請人原始提交的是歐洲申請，但尋求在德意志聯(lián)邦共和國內(nèi)獲得保護(hù)并且為此為德意志聯(lián)邦共和國的指定費(fèi)已支付，或原始提交的是PCT國際申請，其中指定DPMA，那么這兩種情況都視為德國申請。也就是說，申請人只交一次指定費(fèi)，不用多次交指定費(fèi)。

德國專利商標(biāo)局關(guān)于發(fā)明申請的實(shí)質(zhì)性審查

在實(shí)踐中，如果申請人較早提出“實(shí)審”請求（例如，提交專利申請時即提出“實(shí)審”請求），那么通常在之后的12個月內(nèi)會發(fā)出第一次審查意見通知書，如果6年后（最長為7年）提出“實(shí)審”請求，那么第一次審查意見通知書的發(fā)出就會較慢，因為審查員認(rèn)為這表示申請人不著急。

德國專利法第3條規(guī)定了新穎性，即“各在先公布的全部內(nèi)容都有關(guān)，例如文獻(xiàn)、講課或在先使用。就此而論，這些是被無意地提到還是作為重要發(fā)現(xiàn)而給出并不重要。關(guān)鍵是相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能理解?！倍?，現(xiàn)有技術(shù)不僅限于文獻(xiàn)本身，通過閱讀文獻(xiàn)能夠直接得到的技術(shù)也能成為現(xiàn)有技術(shù)。

德國專利法第4條規(guī)定了創(chuàng)造性，即“發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性，取決于個案。結(jié)論必須考慮的標(biāo)準(zhǔn)是：所要求保護(hù)的技術(shù)教導(dǎo)；現(xiàn)有技術(shù)的總結(jié)；本領(lǐng)域技術(shù)人員。對于此評估性的決定，案例法尚未發(fā)展出一般可用的特定標(biāo)準(zhǔn)……?？晒┍容^的案件的決定只能用作指導(dǎo)?！币簿褪钦f，在德國更多的是個案審查，不是所有的案件都用“三步法”。德國的法官不同意“三步法”，德國的審查員對創(chuàng)造性的要求更高。也有審查員用“三步法”，但大多數(shù)審查員都是自由地判斷創(chuàng)造性。實(shí)際上，在德國的《專利審查指南》中根本就未提到“三步法”。創(chuàng)造性的表征是（參見專利法第4條）：發(fā)展中的飛躍；克服技術(shù)偏見；專家徒勞的努力；滿足長期存在的需求；制造量產(chǎn)的簡單且低成本的方法；生產(chǎn)成本的下降。對此，值得注意的是，在實(shí)踐中申請人最好在申請文件中給出關(guān)于創(chuàng)造性的清楚的說明（例如將由于本發(fā)明而導(dǎo)致的成本下降清楚地寫在說明書中），這可以幫助審查員對創(chuàng)造性更好地評價。當(dāng)審查員在寫駁回的原因時，必須給出證據(jù)來反駁申請人在說明書中所寫明的創(chuàng)造性。如果審查員不處理這些申請人在說明書中所寫明的創(chuàng)造性，可能構(gòu)成重大的審查缺陷。

在審查將技術(shù)特征和非技術(shù)特征組合的發(fā)明創(chuàng)造主題的創(chuàng)造性時，整個主題必須被評估，包括非技術(shù)特征。不容許將發(fā)明創(chuàng)造的主題再分并且將審查創(chuàng)造性限制于包括技術(shù)特征的部分（參看最高法院, BlPMZ 1992, 第255頁《潛水計算機(jī)》）。非技術(shù)特征的示例可為：技術(shù)上的計算規(guī)則、執(zhí)行智力活動的方案等。例如，控制器在硬件上為現(xiàn)有技術(shù)，但用現(xiàn)有技術(shù)的硬件來執(zhí)行不同于現(xiàn)有技術(shù)的方法則可能使得整個系統(tǒng)是有創(chuàng)造性的（DPMA給出的例子是，汽車的ABS硬件為現(xiàn)有技術(shù)但控制程序有創(chuàng)造性使得整個系統(tǒng)是有創(chuàng)造性的）。

官方通知書（專利法第45條）的數(shù)量由調(diào)查事實(shí)的義務(wù)、授予聽證權(quán)的義務(wù)決定，并且由個案的獨(dú)特的情況決定。在實(shí)踐中，通常在第一次與第二次審查意見通知書之間會有電話溝通，審查員會留下書面記錄。德國審查員更習(xí)慣于打電話進(jìn)行討論，這是為了給雙方足夠多的機(jī)會交流（因為關(guān)于實(shí)質(zhì)性的第二次官方通知書，如果需要，應(yīng)通常是最后的官方通知書并且導(dǎo)致關(guān)于申請的最終決定）。這與例如歐專局程序相比是較靈活的政策。根據(jù)專利法第45條，審查意見通知書應(yīng)不僅陳述那些對授權(quán)構(gòu)成障礙的方面，而且應(yīng)提供修改權(quán)利要求的積極建議。在實(shí)踐中，德國審查員通常會打電話告訴專利代理人怎樣修改會對授權(quán)有幫助。在德國，審查員被明確地要求，不必需要進(jìn)行書面通信的疑問應(yīng)通過與申請人打電話來澄清這些疑問。與中國不同的是，對答復(fù)審查意見通知書的延期來說在德國是沒有官方費(fèi)用的，而且該延期也無官方規(guī)定，在實(shí)踐中通常要求申請人主動告知德國審查員需要延期或告知德國審查員申請人放棄答復(fù)。

關(guān)于包含計算機(jī)程序或規(guī)則的申請，申請必須被用德語技術(shù)語言撰寫。然而，這些申請可包含來自數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域的通常的外語技術(shù)術(shù)語。如果有益于可理解性，那么用通常的、正確定義的編程語言寫的用于數(shù)據(jù)處理單元的程序的短的摘錄可被允許加入說明書。也就是說，程序代碼不用翻譯成德語，可以直接寫入說明書。

在審查過程中收到駁回決定的救濟(jì)程序可以是，依據(jù)專利法第73.1條進(jìn)行上訴（Beschwerde，類似于中國的復(fù)審），上訴應(yīng)源于審查部門的決定。上訴狀需書面提交給DPMA，審查部門應(yīng)首先審查上訴是否是可容許的，其次是否理由充分，如果審查部門認(rèn)為該上訴理由充分，則必須改正其決定（單方面程序！），否則，該上訴應(yīng)被提交給聯(lián)邦專利法院，關(guān)于其實(shí)質(zhì)問題不予評論。也就是說，上訴（類似于中國的復(fù)審）是被提交給DPMA，如果審查部門認(rèn)為該上訴理由充分，則必須改正其決定（單方面程序！），但是如果審查部門認(rèn)為該上訴理由不充分則對其實(shí)質(zhì)問題不予評論而將該上訴提交給聯(lián)邦專利法院，由聯(lián)邦專利法院作出決定。

* 友情提示：以上信息僅供參考。在實(shí)際作業(yè)中，請以德國當(dāng)時的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。