作者：王曉璐

中國(guó)專利局在對(duì)優(yōu)先權(quán)的審查過(guò)程中會(huì)發(fā)兩種通知書(shū)：第一種是針對(duì)優(yōu)先權(quán)著錄事項(xiàng)錯(cuò)誤的《補(bǔ)正通知書(shū)》，如果申請(qǐng)人在請(qǐng)求書(shū)中填寫(xiě)的在先申請(qǐng)受理機(jī)構(gòu)、在先申請(qǐng)日、在先申請(qǐng)?zhí)栍胁糠皱e(cuò)誤，專利局在初步審查階段核查優(yōu)先權(quán)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤會(huì)發(fā)補(bǔ)正通知書(shū)通知申請(qǐng)人補(bǔ)正，此類錯(cuò)誤屬于形式問(wèn)題，按照正確的優(yōu)先權(quán)信息補(bǔ)正即可克服缺陷；第二種是《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書(shū)》，收到這類通知書(shū)問(wèn)題就比較嚴(yán)重了，輕則辦理恢復(fù)手續(xù)產(chǎn)生恢復(fù)費(fèi)補(bǔ)交文件保住優(yōu)先權(quán)，重則保不住優(yōu)先權(quán)。

什么情況會(huì)導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)被視為未要求呢，筆者根據(jù)實(shí)務(wù)中遇到的情況總結(jié)如下：

1.缺少在先申請(qǐng)文件副本

申請(qǐng)人要求了在先申請(qǐng)?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權(quán)，但未在規(guī)定期限內(nèi)提交在先申請(qǐng)文件副本，不符合專利法第30條的規(guī)定。

視未原因

這是收到視為未要求優(yōu)先權(quán)比較常見(jiàn)的原因，大部分是要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)人來(lái)不及在期限內(nèi)提供在先申請(qǐng)文件副本，隨著電子申請(qǐng)的普及，在先申請(qǐng)文件副本都可以提供掃描件，部分國(guó)家還可以通過(guò)DAS或者雙邊電子交換獲取，此類原因?qū)е乱暈槲匆髢?yōu)先權(quán)的概率已經(jīng)大大的降低了。

解決方案

申請(qǐng)人在收到視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書(shū)日起2個(gè)月內(nèi)辦理恢復(fù)手續(xù)，同時(shí)補(bǔ)交在先申請(qǐng)申請(qǐng)文件副本。

申請(qǐng)人要求了在先申請(qǐng)?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權(quán)，但通過(guò)電子交換方式未能獲取到在先申請(qǐng)文件副本，不符合專利法第30條的規(guī)定。

視未原因

針對(duì)使用DAS或者通過(guò)雙邊電子交換服務(wù)獲取在先申請(qǐng)文件副本的優(yōu)先權(quán)，因?yàn)橄到y(tǒng)原因?qū)＠钟蝎@取不到的情況，專利局如果沒(méi)有獲取到，會(huì)發(fā)出《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書(shū)》。

解決方案

申請(qǐng)人在收到《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書(shū)》之日起2個(gè)月內(nèi)辦理恢復(fù)手續(xù)，同時(shí)補(bǔ)交在先申請(qǐng)申請(qǐng)文件副本。

2.優(yōu)先權(quán)超過(guò)12個(gè)月

申請(qǐng)人要求了在先申請(qǐng)?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權(quán)，但本專利的申請(qǐng)是在規(guī)定期限后提出的，不符合專利法第29條的規(guī)定。

視未原因

這種情況多出現(xiàn)在PCT進(jìn)中國(guó)案件，其在國(guó)際階段有過(guò)優(yōu)先權(quán)恢復(fù)，中國(guó)專利局作為國(guó)際申請(qǐng)的受理局對(duì)于國(guó)際階段的優(yōu)先權(quán)恢復(fù)是承認(rèn)的，但是作為國(guó)家階段的指定局中國(guó)專利局持保留意見(jiàn)，也就是不認(rèn)可，所以這種超過(guò)12個(gè)月優(yōu)先權(quán)期限的PCT國(guó)際申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)入中國(guó)時(shí)會(huì)收到優(yōu)先權(quán)被視為未要求通知書(shū)。

解決方案

遇到這種情況沒(méi)有其他的選擇，只能放棄超期的優(yōu)先權(quán)。

3.在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)主題不一致

申請(qǐng)人要求了在先申請(qǐng)?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權(quán)，在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)的主題明顯不相關(guān)，不符合專利法第29條的規(guī)定。

視未原因

在初審階段對(duì)于相同主題的審查不能做到實(shí)審的要求全面核查，所以如果在后申請(qǐng)的主題是隱藏在說(shuō)明中不容易直觀的解讀出來(lái)的，就可能會(huì)收《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書(shū)》。尤其是美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)做為優(yōu)先權(quán)時(shí)，美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的提交標(biāo)準(zhǔn)較低，一篇論文，一篇ppt文稿就可以作為臨時(shí)申請(qǐng)，所以有的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)很難直觀的解讀出主題。

解決方案

遇到這種情況，申請(qǐng)人可以進(jìn)行意見(jiàn)陳述說(shuō)明情況，如果專利局最終接受了申請(qǐng)人的意見(jiàn)認(rèn)為主題一致，專利局會(huì)對(duì)在先申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的成立進(jìn)行更正。

4.在先申請(qǐng)非首次申請(qǐng)

申請(qǐng)人要求了在先申請(qǐng)?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權(quán)，但在先申請(qǐng)已經(jīng)享有外國(guó)優(yōu)先權(quán)或本國(guó)優(yōu)先權(quán)，不符合專利法實(shí)施細(xì)則第32條第2款的規(guī)定。

視未原因

這種情況出現(xiàn)在要求部分優(yōu)先權(quán)的案件中，例如中國(guó)申請(qǐng)A要求了中國(guó)申請(qǐng)B作為優(yōu)先權(quán)，中國(guó)申請(qǐng)B要求了美國(guó)申請(qǐng)C作為優(yōu)先權(quán)，B不是首次申請(qǐng)但是B中描寫(xiě)了C沒(méi)有記載的技術(shù)方案N，中國(guó)申請(qǐng)A相對(duì)于中國(guó)申請(qǐng)B中的新技術(shù)方案N應(yīng)享受優(yōu)先權(quán)。

解決方案

申請(qǐng)人需要通過(guò)意見(jiàn)陳述說(shuō)明，并且要明確寫(xiě)明哪部分內(nèi)容是新的技術(shù)方案可以作為優(yōu)先權(quán)，如果專利局最終接受了申請(qǐng)的意見(jiàn)，專利局會(huì)對(duì)在先申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的成立進(jìn)行更正。

5.臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)的特殊要求

臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)在優(yōu)先權(quán)中極為特殊，首先，臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)只適用于巴黎公約，也就是說(shuō)申請(qǐng)人不能通過(guò)PCT途徑要求臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)，即PCT國(guó)際申請(qǐng)如果受理局是中國(guó)專利局則不能要求臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)，PCT進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段如果優(yōu)先權(quán)為臺(tái)灣申請(qǐng)則會(huì)被視為未要求優(yōu)先權(quán)；

其次，要求臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)對(duì)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人和在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人也有要求，申請(qǐng)人必須是中國(guó)人，這里中國(guó)人包括大陸，香港，澳門(mén)，臺(tái)灣地區(qū)，也就是說(shuō)如果一件臺(tái)灣申請(qǐng)的申請(qǐng)人是美國(guó)人或者美國(guó)公司，他是不能在中國(guó)通過(guò)巴黎公約途徑要求臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)專利的。如果遇到上述情形導(dǎo)致的視為未要求優(yōu)先權(quán)只能放棄臺(tái)灣優(yōu)先權(quán)。

以上內(nèi)容為筆者實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，僅供參考。在實(shí)際作業(yè)中，請(qǐng)以國(guó)知局網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)信息及法律法規(guī)為準(zhǔn)。關(guān)于視為未要求優(yōu)先權(quán)，你還遇到過(guò)哪些情形，歡迎留言交流！