作者：張思悅 資深專利代理師
英國最高法院于2017年7月12日在Actavis v. Eli Lily一案（即，Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company）中作出的判決（[2017] UKSC 48）是近年來英國法院在知識產(chǎn)權案件中作出的最具影響力的判決之一。本文將淺析這一案件（以下簡稱“本案”）的爭議焦點問題以及該判決對于英國專利侵權訴訟權利要求解釋原則的影響。
在本案之前，通過歷年的幾件典型判例（包括：Catnic Components Limited and another v. Hill & Smith Limited, (1982) RPC 183.; Improver Corp. and others v. Remington Consumer Products Ltd. and others, (1990) FSR 181.; Kirin-Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd. [2004] UKHL 46 (21 October 2004)），英國法院確立了專利侵權訴訟中對于專利權利要求的“目的性解釋（Purposive Construction）”原則，并一直沿用到本案判決作出之前，而并沒有采用被更多國家所適用的權利要求解釋的等同原則。
英國法院認為：在對于權利要求的保護范圍進行目的性解釋時，需要站在本領域技術人員（而不是專利權人）的角度上考慮專利權人通過權利要求語言所要表達的含義。利用目的性解釋原則得到的權利要求的保護范圍會略微大于利用字面解釋得到的權利要求的保護范圍。例如，根據(jù)目的性解釋原則，“兩者平行”這一技術特征的保護范圍通常會被認為涵蓋“兩者基本平行、但彼此之間成幾度角”的情形。
在本案中，Eli Lilly（禮來公司）是專利權人，涉案專利權利要求1的保護主題為“培美曲塞二鈉（pemetrexed disodium）在制備用于與維生素B12組合使用來治療癌癥的藥物中的應用”。Actavis（阿特維斯公司）的被控侵權產(chǎn)品的活性成分是培美曲塞二酸（pemetrexeddiacid）。本案的爭議焦點問題為培美曲塞二酸是否落入涉案專利權利要求中限定的培美曲塞二鈉的保護范圍，其中可能涉及專利權人禮來公司在涉案專利審查過程中對于權利要求的修改是否會因適用禁止反悔原則而導致權利要求保護范圍縮小的問題。
在第一審和第二審程序中，兩審法院均根據(jù)目的性解釋原則認定被控侵權產(chǎn)品中的培美曲塞二酸并不落入涉案專利權利要求中限定的培美曲塞二鈉的保護范圍。然而，在第三審程序中，英國最高法院首次適用了等同原則，提出了判斷被控侵權產(chǎn)品（變型產(chǎn)品）是否落入專利權利要求保護范圍的兩步測試法：（1）在一般性解釋的情況下，變型產(chǎn)品是否侵犯涉案專利權利要求的專利權？（2）如果（1）的答案是不侵權，那么變型產(chǎn)品是否因其與涉案專利的差異為非實質性差異而構成侵權？
其中，對于上述第（2）步驟的判斷即為判斷被控侵權產(chǎn)品與涉案專利權利要求是否構成等同。英國最高法院對此提供了進一步的指引，提出了三個問題：（i）變型產(chǎn)品是否以與涉案專利基本相同的方式實現(xiàn)基本相同的效果？（ii）對于本領域技術人員而言，上述以與涉案專利相同的方式實現(xiàn)基本相同的效果是否是顯而易見的？（iii）本領域技術人員是否會認為與權利要求的字面含義嚴格一致是必要的？如果認定被控侵權產(chǎn)品對于涉案專利權利要求不構成字面侵權，而是因“非實質性差異”而構成等同侵權，則上述三個問題的答案需要分別為：是、是、否。
在本案中，英國最高法院在對變型產(chǎn)品培美曲塞二酸與權利要求中的技術特征培美曲塞二鈉進行判斷后，認定上述三個問題的答案分別為：是、是、否，進而認定變型產(chǎn)品培美曲塞二酸與權利要求中的技術特征培美曲塞二鈉之間的差異為非實質差異。
對于禁止反悔原則，英國法院長期以來不予適用。前英國最高法院法官Lord Hoffman曾對于此問題有“生命太短暫了（life is too short）”的有趣解釋：專利的含義不應因本領域技術人員是否能夠獲知審查檔案而改變，并且在每個案件中都去查閱只能提供有限幫助的專利審查檔案，會浪費案件寶貴的時間。
而在本案中，英國法院首次在一定程度上承認了專利審查檔案在確定專利權利要求保護范圍時的作用。英國最高法院法官認為：對于是否要參考審查檔案來確定專利保護范圍的問題，應采取懷疑的態(tài)度，而不是絕對的態(tài)度。審查檔案原本是應當被排除到考慮范圍之外的，任何人都本應當根據(jù)專利本身的內容、而不是審查檔案來確定專利的保護范圍。但由于審查檔案是公開的信息，內容也不太多，有些情況下參考審查檔案才顯得公平。但是，基于《歐洲專利公約2000》第69條的規(guī)定，法院根據(jù)審查檔案來確定專利保護范圍的情況必須予以約束。
英國最高法院進一步指出，應當僅在以下情形下考慮審查檔案對于權利要求保護范圍的影響：（a）權利要求解釋確實不清楚，而審查檔案可以明確解決此問題；或者（b）不考慮審查檔案會導致與公眾利益相悖。
本案在英國專利訴訟中首次確立了等同原則，認可權利要求的保護范圍可以根據(jù)等同原則突破權利要求技術特征的字面含義（之前適用的目的性解釋原則并未突破權利要求技術特征的字面含義，而僅僅是將權利要求的字面解釋并不涵蓋、但實質上包含的變型產(chǎn)品/方法納入權利要求的保護范圍），這無疑有利于專利權人的利益，可以為其提供更大的權利要求保護范圍。
但與我國目前適用的等同原則相比，英國的等同原則的適用條件仍略顯嚴格：我國并不要求對于“本領域技術人員是否認為與權利要求的字面含義嚴格一致是必要的”這一問題進行判斷；我國在等同原則中對于“容易想到”的判斷時間為侵權日，而英國在等同原則中對于“顯而易見”的判斷時間為專利申請日。
對于禁止反悔原則，英國最高法院在我國、日本、美國等國的做法（承認禁止反悔原則，強調禁止反悔原則在等同原則適用中的限制作用）與德國的做法（基本不承認禁止反悔原則）之間采取了折衷的做法：原則上承認禁止反悔原則，但嚴格限制其適用的情形。
而對于本案中確立的等同原則的判斷標準是否也能適用于新穎性判斷這一問題，英國高等法院在Mylan v.Yeda一案中給予了否定的結論，而英國最高法院對于這一判決支持與否將最終決定是否可以在新穎性判斷中類似的判斷標準。
在本案判決作出之后，在Icescape v. Ice-World（上訴法院2018年）、Regen Lab SA v. Estar Medical（知識產(chǎn)權企業(yè)法院2019年）、Technetix B.V &Ors v. Teleste（知識產(chǎn)權企業(yè)法院2019年）、MLimited v Cassellie Limited（知識產(chǎn)權企業(yè)法院2019年）、Eli Lilly &Ors v. Genentech（高等法院2019年）、E. Mishan& Sons v. Hozelock（高等法院2019年）、Conversant Wireless v. Huawei（高等法院2019年）等案件中，英國各級法院均適用了等同原則，并最終認定變型產(chǎn)品落入了專利權利要求的保護范圍，構成專利侵權。
例如，在Icescape v. Ice-World一案中，上訴法院認定被控侵權產(chǎn)品（變型產(chǎn)品）中并聯(lián)連接的各單元與涉案專利權利要求中限定的串聯(lián)連接的各單元之間的差異為非實質性差異，主要理由包括：涉案專利的發(fā)明點在于允許系統(tǒng)容易折疊以便于運輸，各單元串聯(lián)連接屬于本領域的公知常識，而并非專利的發(fā)明點，各單元是串聯(lián)連接還是并聯(lián)連接并不影響系統(tǒng)實現(xiàn)與發(fā)明點有關的功能，變型產(chǎn)品以與涉案專利基本相同的方式實現(xiàn)了基本相同的效果，且對于本領域技術人員而言是顯而易見的。
而在涉及通信技術的Conversant Wireless v. Huawei一案中，高等法院認定華為公司的涉及“前一傳輸時間間隔（previous transmission time interval）”的方法與原告專利權利要求中限定的涉及“當前傳輸時間間隔（current transmission time interval）”的方法之間的差異為非實質性差異，構成等同侵權。
綜上所述，英國最高法院對于Actavis v. Eli Lily一案的判決對于英國專利訴訟產(chǎn)生了重大影響，案件中確立的等同原則和一定條件下的禁止反悔原則將成為后續(xù)英國專利訴訟案件權利要求解釋的重要原則，而判決中對于等同原則較為客觀的分步判斷方式對于我國專利訴訟案件中等同原則的判斷也有借鑒價值。