作者： 王衛(wèi)忠 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 國內(nèi)部

目前，申請人在專利申請程序中往往不清楚是否應(yīng)該提前公開發(fā)明專利，本文希望站在申請人角度上論述一下相關(guān)決策思路，以供專利申請人參考。

圖1.決策參考示意圖

首先，這里先了解一下“提前公開”的好處與壞處：

一、發(fā)明專利申請?zhí)崆肮_的好處

第一，可以縮短審批時(shí)間，早日獲得專利權(quán)。

根據(jù)專利法規(guī)定，一般只有在發(fā)明專利申請公布后，才能進(jìn)入實(shí)審程序；一件發(fā)明專利從提交申請到授權(quán)，中間需要經(jīng)歷初步審查、公開和實(shí)質(zhì)審查3個(gè)階段。所謂提前公開，是指申請人依法要求提前公開其專利申請，并應(yīng)提交提前公開聲明。對于要求提前公開的發(fā)明專利申請，該申請經(jīng)初步審查合格后，即可進(jìn)入公布程序，一般自申請日起6～10個(gè)月即可公布。這相對于專利法規(guī)定的“自申請日起滿18個(gè)月，即行公布”可以縮短8至12個(gè)月等待進(jìn)入實(shí)審的時(shí)間。

第二，可以獲得更長的臨時(shí)保護(hù)期，從而避免了可能的損失。

臨時(shí)保護(hù)只適用于公布后的發(fā)明專利申請。若第三人獲知發(fā)明專利涉及的產(chǎn)品信息后，將有可能實(shí)施該發(fā)明專利。如果，申請人的專利申請已經(jīng)處于公開狀態(tài)，則可以獲得臨時(shí)保護(hù)，一定程度上來避免侵害（臨時(shí)保護(hù)需要支付的費(fèi)用遠(yuǎn)低于侵權(quán)賠償），專利授權(quán)后便可以主張權(quán)利。

第三，可以避免競爭對手就相同或類似申請?jiān)趪鴥?nèi)外獲得專利權(quán)。

因?yàn)榭萍及l(fā)展迅速和取得信息的方便化，幾個(gè)申請人提出相同或類似申請的時(shí)間越來越短，而判定發(fā)明專利申請的授權(quán)條件的新穎性和創(chuàng)造性是與現(xiàn)有技術(shù)相比，現(xiàn)有技術(shù)是一個(gè)用來衡量發(fā)明創(chuàng)造是否具有新穎性和創(chuàng)造性的客觀參照物。

現(xiàn)有技術(shù)又稱已有技術(shù)、公知技術(shù)、在先技術(shù)和先行技術(shù)，專利法實(shí)施細(xì)則第三十條指出“已有的技術(shù)是指申請日(有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表，在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)?！?/span>

為了避免對同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請授予專利權(quán)，在判斷新穎性時(shí)，除考慮現(xiàn)有技術(shù)外，還要考慮抵觸申請。所謂抵觸申請是相對于他人所遞交的在后申請而言的一種專利申請。在后申請與抵觸申請的申請人不同，但屬同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且其申請日在抵觸申請的申請日之后，公開日之前。

例如，張某在2001年2月3日遞交了一份“保溫材料”的發(fā)明專利申請，該申請的公開日為2002年1月5日，李某在2001年11月4日遞交了一份“保溫材料”的發(fā)明專利申請。這種情況下則稱張某的專利申請為李某的專利申請的抵觸申請，李某的專利申請為在后申請。

因此，對于在后申請而言，抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術(shù)，在審查在后申請時(shí)，它是新穎性的一種特殊規(guī)則。而在評價(jià)在后申請的創(chuàng)造性時(shí)不考慮抵觸申請，即存在抵觸申請時(shí)，在后申請將以不具有新穎性而被駁回。抵觸申請中同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指技術(shù)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)方案相同，預(yù)期效果相同。其中不包括類似申請，所謂類似申請筆者認(rèn)為是指技術(shù)領(lǐng)域相同或相近，所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)方案相近，技術(shù)效果相近的專利申請。

這樣就產(chǎn)生了一個(gè)問題：如果在后申請與在先申請是類似申請而非相同申請，那么在先申請就不能成為在后申請的抵觸申請，從而不能破壞其新穎性，而且不破壞其創(chuàng)造性，很有可能在后申請會被授予專利權(quán)。

二、發(fā)明專利申請?zhí)崆肮_的壞處

提前公開發(fā)明專利申請對申請人之“弊”體現(xiàn)在：

第一，專利申請的提前公開，可能使競爭對手了解專利申請技術(shù)的時(shí)間提前，更早地在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，不利于專利申請人的競爭地位。

第二，提前公開申請文件的內(nèi)容可能會損害申請人的利益。例如，申請人申請一項(xiàng)發(fā)明專利后，可能出于某種原因撤回其專利申請。對撤回的專利申請，公開和未公開大不一樣。

如申請內(nèi)容尚未公開，則申請人撤回專利申請后，該技術(shù)還可以作為一項(xiàng)技術(shù)秘密由其擁有，并且日后還可以重新提出專利申請并獲得專利權(quán)；如果申請內(nèi)容已經(jīng)公開，則意味著該技術(shù)進(jìn)入了公知技術(shù)領(lǐng)域，申請人再就基于同一構(gòu)思的類似創(chuàng)意申請專利，獲得授權(quán)的可能性要大大降低。申請人往往希望這種公開晚一些，以便有更多的時(shí)間來最終決定是否公開其技術(shù)或?yàn)榧夹g(shù)的公開做準(zhǔn)備。

三、決策思路建議

基于上述分析，按作者目前理解，提前公開的好處不受條件影響一般希望獲得，所以其對決策的影響并不起決定作用；則決定是否提前公開最關(guān)鍵要權(quán)衡的是以上兩點(diǎn)壞處，既：一、將研發(fā)動向提前暴露；二、損害整體的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)劃?？梢娤聢D所示意。

圖2.產(chǎn)生專利申請時(shí)所處的研發(fā)階段，對于提出提前公開的利弊權(quán)衡示意圖

按目前認(rèn)識，而決定上述兩點(diǎn)的影響程度的關(guān)鍵因素應(yīng)該分別是：

（一）距離產(chǎn)品上市時(shí)間的遠(yuǎn)近；

（二）技術(shù)創(chuàng)意的成熟度與專利布局的完整性。

因此，基本的判斷思路可以是：

1、提出專利的時(shí)間點(diǎn)或者考慮提前公開的時(shí)間點(diǎn)，若距離專利產(chǎn)品上市公布時(shí)間在6個(gè)月以內(nèi)，則可以基本判斷沒有壞處，或者說壞處可以不考慮（因?yàn)楫a(chǎn)品上市基本帶來了技術(shù)公開）；否則應(yīng)該按下面一條來考慮。

2、專利產(chǎn)品若仍處于項(xiàng)目策劃階段，距離最終的產(chǎn)品定型和上市仍不能準(zhǔn)確預(yù)估出時(shí)間，這種情況下產(chǎn)生的專利申請不宜提出“提前公開”。若專利產(chǎn)品已經(jīng)過嚴(yán)格和綜合考慮的工程設(shè)計(jì)階段，技術(shù)創(chuàng)意的成熟度已經(jīng)足夠，壞處便會降的很低。此時(shí)，技術(shù)創(chuàng)意的成熟度與專利布局的完整性都能達(dá)標(biāo)，那么這時(shí)產(chǎn)生的專利應(yīng)該都可以提出提前公開。當(dāng)然，最穩(wěn)妥的作法還是等到生產(chǎn)準(zhǔn)備階段或是上市準(zhǔn)備階段。

對于行業(yè)內(nèi)普遍的開發(fā)周期很短的產(chǎn)品，比如快銷品中的食品、飲料等，若一般的研發(fā)周期都短于6個(gè)月，應(yīng)該可以直接以上述第1條來判斷決策。