作者：馬少華 專利代理人 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安辦公室

一、簡介

在我國現(xiàn)行專利法下，抵觸申請的概念實際上是在定義新穎性時引入的。發(fā)明或?qū)嵱眯滦途邆湫路f性應(yīng)該具有兩個條件：第一不屬于現(xiàn)有技術(shù)；第二不存在抵觸申請。在現(xiàn)行先申請制下，為了防止重復(fù)授權(quán)，在新穎性判斷中引入了抵觸申請，并且規(guī)定抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術(shù)，不能用來判斷創(chuàng)造性。

這樣的規(guī)定表面上看起來沒有什么問題，但是在實踐中經(jīng)常產(chǎn)生下述疑問：抵觸申請為什么不能判斷創(chuàng)造性？此外，抵觸申請涉及到現(xiàn)有技術(shù)定義、新穎性和創(chuàng)造性的判斷等多方面的問題，需要對其進(jìn)行進(jìn)一步的探討。

二、先申請制與先發(fā)明制

在先申請制下，專利權(quán)授予最先申請的人，因此當(dāng)兩個同樣的專利申請發(fā)生抵觸時，為了避免重復(fù)授權(quán)，將在先申請視為在后申請的抵觸申請。

在先發(fā)明制下，專利權(quán)授予最先發(fā)明的人，因此當(dāng)兩個同樣的專利申請發(fā)生抵觸時，側(cè)重的是判斷誰先作出發(fā)明創(chuàng)造，而不會過于注重抵觸申請的問題。

下面結(jié)合我國、歐洲以及美國關(guān)于抵觸申請的規(guī)定來進(jìn)一步進(jìn)行說明：

從上表可知，雖然中國專利法中現(xiàn)有技術(shù)不包括抵觸申請，歐洲和美國專利法中現(xiàn)有技術(shù)包括抵觸申請，但是關(guān)于抵觸申請能夠評價新穎性的規(guī)定是一致的。

此外，中國和歐洲都采用的是先申請制，抵觸申請都不能評價創(chuàng)造性，而在美國抵觸申請可以評價創(chuàng)造性。這是因為美國在AIA(America Invents Act)之前一直采用的是先發(fā)明制，當(dāng)兩個同樣的專利申請出現(xiàn)抵觸時，啟動抵觸審查程序(interference proceeding)來決定誰先作出發(fā)明創(chuàng)造。

在AIA之后，美國實行發(fā)明人先申請制(First inventor to file), 取消了抵觸審查程序，同時增加了溯源程序(derivation proceeding)。溯源程序用于確認(rèn)在先申請人的發(fā)明是否源自后提交申請的發(fā)明人。如果真正的發(fā)明人在在先申請人提交專利申請后一年之內(nèi)也提交同樣的專利申請，那么真正的發(fā)明人（在后申請人）可以用溯源程序來取消在先申請人的申請。

由上可知，在先發(fā)明制下，由于已經(jīng)對發(fā)明人的權(quán)益進(jìn)行了充分的保障，如果“抵觸申請”還不能評價創(chuàng)造性，就會導(dǎo)致過于保護(hù)發(fā)明人的權(quán)益而損害公眾的利益，因此在先發(fā)明制下規(guī)定“抵觸申請”能夠評價創(chuàng)造性是合理的。

然而，在先申請制下，優(yōu)先保護(hù)的是在先申請人的權(quán)益，如果抵觸申請能夠用來評價創(chuàng)造性，則可以將在申請日還處于不為公眾所知的抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行結(jié)合來評價在后申請的創(chuàng)造性，這對在后申請人（可能是先作出發(fā)明的人）會更不公平，因此，在先申請制下才規(guī)定了抵觸申請不能夠用來評價創(chuàng)造性。

三、抵觸申請的判斷原則

由于抵觸申請是在定義新穎性時引入的，則判斷是否為抵觸申請的原則也應(yīng)與評價新穎性的原則一致。判斷在先申請是否是在后申請的抵觸申請，需要將在后申請要求保護(hù)的技術(shù)方案與在先申請的全文進(jìn)行比較。在先申請的技術(shù)方案與在后申請要求保護(hù)的技術(shù)方案是否相同，應(yīng)該由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來判斷。

對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，不僅可以直接根據(jù)明確記載在在先申請中的內(nèi)容來判斷在先申請是否是在后申請的抵觸申請，還可以根據(jù)在先申請中隱含的、且可無歧義地確定的技術(shù)內(nèi)容來判斷。因此，可以根據(jù)在先申請給出的技術(shù)教導(dǎo)來在一定程度上判斷其是否是在后申請的抵觸申請。

此外，在《專利審查操作規(guī)程》第三章第三節(jié)新穎性審查的特殊問題中規(guī)定：“當(dāng)要求保護(hù)的發(fā)明與抵觸申請的區(qū)別僅僅是慣用手段的直接置換時，應(yīng)當(dāng)用新穎性標(biāo)準(zhǔn)評價。

當(dāng)要求保護(hù)的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅是慣用手段的直接置換時，應(yīng)當(dāng)用創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)評價?！睆闹锌梢钥闯觯瑢τ诘钟|申請的審查，新穎性與創(chuàng)造性的邊界已不是那么明顯。

例如，在先申請的一個技術(shù)方案中包括A、B、C三個技術(shù)特征，在后申請的技術(shù)方案包括A、B、D三個技術(shù)特征，如果可以證明D為C的慣用手段的直接置換，則在先申請也構(gòu)成了在后申請的抵觸申請。

從以上兩方面可以看出，即使現(xiàn)行專利法規(guī)定抵觸申請不能評價創(chuàng)造性，但是在評價新穎性時已經(jīng)在一定程度上對這種情況進(jìn)行了彌補(bǔ)。

四、現(xiàn)有抵觸申請規(guī)定中存在的問題

在2008年修改《專利法》時，將抵觸申請中的申請人范圍從“他人”改為了“任何單位和個人”，這實際上擴(kuò)大了抵觸申請的范圍。

這種情況下，同一申請人先后對同樣的發(fā)明或者實用新型提出兩份專利申請會構(gòu)成“自我抵觸”。因為抵觸申請的判斷采用全文比較原則，這實際上對申請人提出了較高的要求。

例如，申請人必須在第一次申請時就將希望保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造都要保護(hù)到，如果第一次申請中存在未要求保護(hù)的技術(shù)方案，則申請人之后再申請保護(hù)會由于抵觸申請的存在而不能保護(hù)。

此外，如果申請人在進(jìn)行在后申請時要求了其在先提交的專利申請的優(yōu)先權(quán)，而由于疏忽不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，則在先申請也可能構(gòu)成在后申請的抵觸申請。顯然，現(xiàn)行專利法的抵觸申請規(guī)定中由于存在“自我抵觸”而不利于保護(hù)申請人的權(quán)益。

五、小結(jié)

本文首先通過對先申請制和先發(fā)明制下的“抵觸申請”規(guī)定進(jìn)行比較，分析得出我國《專利法》規(guī)定抵觸申請不能評價創(chuàng)造性是為了平衡在先申請制下的在后申請人的權(quán)益；然后，基于關(guān)于抵觸申請的審查規(guī)定，分析了現(xiàn)行專利法對抵觸申請不能評價創(chuàng)造性的問題進(jìn)行的彌補(bǔ)措施；最后，提出了現(xiàn)行專利法的抵觸申請規(guī)定中存在“自我抵觸”而不利于保護(hù)申請人的權(quán)益的問題。