作者：李靜 專利代理人

在專利實(shí)質(zhì)審查階段中，申請(qǐng)人和專利代理人常會(huì)收到這樣的審查意見，審查員承認(rèn)對(duì)比文件未公開本申請(qǐng)的某個(gè)或某幾個(gè)區(qū)別技術(shù)特征，但是審查員認(rèn)為“此區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的”、“是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段，屬于本領(lǐng)域公知常識(shí)”。由于這樣的評(píng)述通常沒有文獻(xiàn)證據(jù)，常常令申請(qǐng)人和專利代理人不知如何辯駁。

目前中國專利實(shí)質(zhì)審查中，創(chuàng)造性的評(píng)判主要使用“三步法”判斷標(biāo)準(zhǔn)，即確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定區(qū)別特征并基于區(qū)別特征確定本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問題、判斷本發(fā)明對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否具有非顯而易見性?！叭菀紫氲健焙汀肮鳖悓彶橐庖娬沁\(yùn)用“三步法”判斷方法中當(dāng)區(qū)別特征看似不具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)時(shí)得到的結(jié)論?！叭椒ā币子诓僮?，但由于在判斷非顯而易見性時(shí)存在主觀因素，尤其是在已知本發(fā)明技術(shù)方案的前提下評(píng)價(jià)本發(fā)明的創(chuàng)造性容易導(dǎo)致“后見之明”的錯(cuò)誤，本發(fā)明的創(chuàng)造性往往被低估。因此，“容易想到”和“公知”類審查意見難以反證但值得一駁。

專利審查指南還規(guī)定了除“三步法”判斷方法以外，判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮其他因素，例如，發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題、發(fā)明克服了技術(shù)偏見、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果、發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

面對(duì)“容易想到”和“公知”類審查意見，很多代理人希望能藉由陳述本發(fā)明具有這些因素之一而具備創(chuàng)造性。然而，試圖通過證明本發(fā)明屬于這幾種因素的情況來克服“容易想到”和“公知”類審查意見在實(shí)踐中不太容易操作，也不太容易被審查員接受。例如，尤其在機(jī)電領(lǐng)域，很難說服審查員本發(fā)明取得的技術(shù)效果是預(yù)料不到的，而商業(yè)上的成功也很難證明沒有受到其他因素例如營(yíng)銷方式等的影響。至于“發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題”和“發(fā)明克服了技術(shù)偏見”這兩種因素也并不符合大多數(shù)發(fā)明申請(qǐng)尤其是遭遇“容易想到”和“公知”類審查意見的發(fā)明申請(qǐng)的實(shí)際情況。

在“三步法”仍是創(chuàng)造性評(píng)判的主流標(biāo)準(zhǔn)的前提下，筆者在專利代理實(shí)踐中總結(jié)了一種應(yīng)對(duì)“容易想到”和“公知”類審查意見的較為通用的答辯思路。

一、整體比較本發(fā)明和對(duì)比文件，擴(kuò)大區(qū)別

與處理大多數(shù)創(chuàng)造性審查意見一樣，首先應(yīng)整體研讀本申請(qǐng)和各個(gè)對(duì)比文件，盡可能的找到本發(fā)明和對(duì)比文件的其他區(qū)別特征或者相同特征的不同作用。這就要求對(duì)于本申請(qǐng)和對(duì)比文件，不僅了解其技術(shù)方案和其中各個(gè)技術(shù)特征，還要了解整體技術(shù)方案要解決的技術(shù)問題以及各個(gè)特征所起的作用。只有本申請(qǐng)和對(duì)比文件中各個(gè)特征所起的作用相同時(shí)才能暫且認(rèn)同本申請(qǐng)的特征被對(duì)比文件公開了，否則，即便是相同的技術(shù)特征但起到不同的作用也不能認(rèn)為是對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征。在實(shí)踐中，本申請(qǐng)和對(duì)比文件未必會(huì)明確描述各個(gè)技術(shù)特征的具體作用，常常需要從字里行間去仔細(xì)推敲。

另外，如果在這一步驟中能夠幸運(yùn)地發(fā)現(xiàn)其他區(qū)別特征或?qū)?yīng)特征的不同作用，為了提高答辯成功幾率，最好修改權(quán)利要求以體現(xiàn)這種區(qū)別。

舉例而言，本發(fā)明要求保護(hù)一種液晶顯示裝置，其中本申請(qǐng)的一個(gè)技術(shù)特征是具有蔽光作用的支撐肋，審查員認(rèn)為對(duì)比文件液晶顯示裝置中的支承框可以對(duì)應(yīng)于本發(fā)明的支撐肋，雖然對(duì)比文件中沒有明確提及支承框有蔽光作用，但是利用支承框進(jìn)行蔽光是本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到的。

面對(duì)這樣的審查意見，代理人仔細(xì)分析對(duì)比文件后發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件的整體技術(shù)方案中設(shè)置支承框是為了將面光源元件固定于作為背光源的支承基板，對(duì)比文件中不僅未提及支承框具有蔽光作用，并且還記載了“支承框邊界處亮度變高而發(fā)生光泄漏”。這表明對(duì)比文件的支承框與本申請(qǐng)的具有蔽光作用的支撐肋作用完全不同，設(shè)置支承框并不能當(dāng)然地起到蔽光作用，有可能還會(huì)漏光。再仔細(xì)分析本發(fā)明和對(duì)比文件，發(fā)現(xiàn)本發(fā)明中的支撐肋與光源的相對(duì)位置相比較對(duì)比文件中支承框與光源的相對(duì)位置略有區(qū)別，這是導(dǎo)致本發(fā)明中支撐肋可以起到蔽光作用的必要的結(jié)構(gòu)特征。因此，在答辯審查意見時(shí)，將此支撐肋與光源的相對(duì)位置的結(jié)構(gòu)特征補(bǔ)充到權(quán)利要求中，并且陳述本發(fā)明的支撐肋與對(duì)比文件的支承框在結(jié)構(gòu)和作用上均不相同，最后成功獲得授權(quán)。

二、重新構(gòu)建本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題

接著，如果經(jīng)過上一步驟的比對(duì)，本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件確實(shí)只存在被審查員認(rèn)為是“容易想到”或“公知”的區(qū)別技術(shù)特征，此時(shí)不要簡(jiǎn)單認(rèn)同審查員構(gòu)建的本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，而是重新構(gòu)建本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，這是克服“容易想到”和“公知”類審查意見的關(guān)鍵。

審查指南中規(guī)定應(yīng)“根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”。實(shí)踐中，審查員往往將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題等同于該區(qū)別特征本身的作用，這實(shí)際是在已知本發(fā)明區(qū)別特征的前提下抬高了創(chuàng)造性評(píng)判的起點(diǎn)，從而導(dǎo)致“容易想到”和“公知”的低判結(jié)論。作為申請(qǐng)人或代理人，不能認(rèn)同這樣的技術(shù)問題，一定要站在由對(duì)比文件構(gòu)成的現(xiàn)有技術(shù)的起點(diǎn)，基于區(qū)別特征給整體技術(shù)方案帶來的整體技術(shù)效果而不是區(qū)別特征本身的作用來重新構(gòu)建本發(fā)明的技術(shù)問題，盡量用更上位、更為整體的視角構(gòu)建技術(shù)問題。

舉例而言，本發(fā)明要求保護(hù)一種流路結(jié)構(gòu)，其與對(duì)比文件的區(qū)別特征僅在于本發(fā)明的流路中多設(shè)置了一個(gè)旁路和旁路中的逆止閥。旁路和旁路中的逆止閥確實(shí)是本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)常使用的技術(shù)手段，審查員也認(rèn)為基于此區(qū)別技術(shù)特征，本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題是利用旁路和旁路中的逆止閥更好地起到分流的作用，這是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段，因此本發(fā)明不具備創(chuàng)造性。這種技術(shù)問題的構(gòu)建看似合理，但并沒有看到旁路和逆止閥給整個(gè)技術(shù)方案帶來的技術(shù)效果，僅就旁路和逆止閥本身的作用來構(gòu)建技術(shù)問題，其實(shí)是在評(píng)判創(chuàng)造性時(shí)帶入了本發(fā)明技術(shù)方案的教導(dǎo)。

答辯中，代理人指出，基于與對(duì)比文件的此區(qū)別特征，本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題應(yīng)該是“如何增加流路的多種獨(dú)立工作模式而同時(shí)盡可能不增加流路系統(tǒng)的復(fù)雜性”。面對(duì)此技術(shù)問題，現(xiàn)有技術(shù)并未教導(dǎo)使用何種流路裝置、是否可以使用旁路和逆止閥、是否可以僅使用旁路和逆止閥而不需要增加其他裝置、以及將旁路和逆止閥設(shè)置在何處可以解決此技術(shù)問題，等等。因此，面對(duì)“如何增加流路的多種獨(dú)立工作模式而同時(shí)盡可能不增加流路系統(tǒng)的復(fù)雜性”這樣的技術(shù)問題，本發(fā)明在此處設(shè)置旁路和逆止閥，并且僅使用旁路和逆止閥的簡(jiǎn)單裝置即取得“增加流路的多種獨(dú)立工作模式而同時(shí)盡可能不增加流路系統(tǒng)的復(fù)雜性”的技術(shù)效果，對(duì)本領(lǐng)域人員而言具有非顯而易見性。

三、強(qiáng)調(diào)發(fā)明過程的困難

在構(gòu)建了一個(gè)整體視角的技術(shù)問題后，還可以具體說明為解決此技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員得到本發(fā)明的技術(shù)方案需要克服的技術(shù)困難，需要考慮的技術(shù)因素等，盡可能強(qiáng)調(diào)發(fā)明過程的困難。

記得一位專利復(fù)審委的審查員在與代理人的某次交流會(huì)中說起過一個(gè)案例，這位審查員曾經(jīng)處理過一件發(fā)明申請(qǐng)，在書面審查中合議組都不認(rèn)為其具有創(chuàng)造性，但是在口審中發(fā)明人向?qū)彶閱T詳細(xì)說明了發(fā)明的整個(gè)艱難過程，使審查員對(duì)本發(fā)明有了更深的了解，最后合議組認(rèn)可了該發(fā)明的創(chuàng)造性。

這個(gè)案例啟發(fā)我們?cè)诖饛?fù)創(chuàng)造性審查意見中可以不遺余力地說明得到本發(fā)明技術(shù)方案的過程，尤其是需要克服的技術(shù)困難，需要考慮的技術(shù)因素等。在申請(qǐng)文件的最初撰寫時(shí)，對(duì)于后來審查員認(rèn)定的區(qū)別特征往往沒有過多描述。此時(shí)，需要從申請(qǐng)文件之外挖掘材料，不惜筆墨詳細(xì)描述得到本發(fā)明技術(shù)方案需要克服的技術(shù)困難和需要考慮的眾多技術(shù)因素，強(qiáng)調(diào)發(fā)明過程的不易。

舉例而言，本發(fā)明要求保護(hù)一種用于鉆井的設(shè)備，與對(duì)比文件的區(qū)別特征僅在于其具有至少一個(gè)絕緣體構(gòu)件，所述至少一個(gè)絕緣體構(gòu)件在鉆柱上被定位在多個(gè)測(cè)距裝置之間，并且至少一個(gè)絕緣體構(gòu)件能夠操作成與地層非導(dǎo)電接觸。審查員認(rèn)為，在對(duì)比文件已經(jīng)公開了多個(gè)測(cè)距裝置的基礎(chǔ)上，為了使多個(gè)測(cè)距裝置與地層接觸而將電磁信號(hào)傳遞到地表實(shí)現(xiàn)測(cè)距，同時(shí)避免其他電磁信號(hào)干擾，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到在多個(gè)測(cè)距裝置之間設(shè)置至少一個(gè)絕緣體構(gòu)件，并且使至少一個(gè)絕緣體構(gòu)件與地層非導(dǎo)電接觸。

這里，可以看到，審查員對(duì)技術(shù)問題的構(gòu)建僅針對(duì)區(qū)別特征本身的作用就事論事，沒有看到區(qū)別特征給整體技術(shù)方案帶來的技術(shù)效果。對(duì)此，代理人首先基于說明書中記載的本發(fā)明技術(shù)方案的技術(shù)效果，將技術(shù)問題上升為“鉆柱與地層在測(cè)距裝置間的非期望的接觸將使該測(cè)距系統(tǒng)短路或者將妨礙該測(cè)距裝置最有效地發(fā)送和接收電磁信號(hào)的能力”。但是重建后的這個(gè)技術(shù)問題似乎也還是沒有太大的實(shí)現(xiàn)難度。于是需要增加發(fā)明過程難度的陳述以增強(qiáng)說服力。

本案中，代理人是如下陳述的：“本領(lǐng)域技術(shù)人員面對(duì)此技術(shù)問題，得到將至少一個(gè)絕緣體構(gòu)件定位在多個(gè)測(cè)距裝置之間，并且所述至少一個(gè)絕緣體構(gòu)件能夠操作成與所述地層非導(dǎo)電接觸的解決方案，是經(jīng)過對(duì)是否能夠在鉆柱與地層之間采用絕緣體構(gòu)件，采用絕緣體構(gòu)件是否會(huì)影響測(cè)距裝置的正常工作，尤其是在鉆柱長(zhǎng)度很長(zhǎng)時(shí)，這種絕緣體構(gòu)件的非導(dǎo)電接觸是否能得到適當(dāng)?shù)目刂疲欠窨梢圆捎枚鄠€(gè)絕緣體構(gòu)件，以及如何布置絕緣體構(gòu)件等一系列問題的思考后得到的，并且取得了在不影響測(cè)距裝置的正常工作的前提下防止在鉆柱與地層之間形成導(dǎo)電路徑、更好地控制鉆柱與地層之間的期望的和非期望的接觸的有益效果?！?。藉此成功說服審查員獲得授權(quán)。在這里，如果發(fā)明人能夠協(xié)助提供更多的發(fā)明過程中的信息，還可以進(jìn)一步提高說服力。

當(dāng)然，上述答辯思路并不是通用公式，面對(duì)“容易想到”和“公知”類審查意見還需就個(gè)案具體分析。以上僅是筆者分享的專利代理實(shí)踐中的心得體會(huì)，希望有助于各位申請(qǐng)人和代理人在答辯“容易想到”和“公知”類審查意見時(shí)打開應(yīng)對(duì)思路。